III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE JUSTICIA. Recursos. (BOE-A-2022-22421)
Resolución de 12 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación emitida por el registrador mercantil y de bienes muebles IV de Barcelona, por la que se deniega la inscripción de la escritura de constitución de una sociedad.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 26 de diciembre de 2022
Sec. III. Pág. 183301
que el primero no pudo tomar en consideración, y este ha de ser la actividad o
actividades constitutivas del objeto social, según conste en los estatutos de la sociedad.
No es suficiente una mera valoración subjetiva dispar del riesgo de confusión solo por el
conocimiento privado que haya conseguido o por la personal convicción a la que llegue
el funcionario situado en el siguiente escalón de la cadena. Ha de existir un elemento
objetivo que justifique la discrepancia, y en esos términos se habrá de formular su
calificación. En el presente caso, a la vista del específico objeto de la sociedad, nada
dice el registrador sobre el particular, limitándose a aludir a la condición de entidad
deportiva de la titular del otro nombre.
6. Entrando en el fondo de la cuestión, se ha de tratar de una marca o nombre
comercial renombrado, «en los términos que resultan de esta Ley», habiéndose
eliminado la referencia que en el texto anterior a la reforma por el Real Decretoley 23/2018 se hacía, también, al carácter notorio, por haber desaparecido esa distinción.
A estos efectos, ha de tenerse en cuenta que, conforme a la jurisprudencia más
extendida, para que una marca goce de renombre ha de ser conocida por una parte
significativa del público interesado en los productos o servicios («un cierto grado de
conocimiento por parte del público pertinente, que debe considerarse alcanzado cuando
una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por
la marca la conoce», Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de
octubre de 2009, C-301/07). Como resulta del artículo 8 de la Ley de Marcas, la
protección va más allá del principio de especialidad si se pretende obtener una ventaja
desleal o cuando su uso resulta perjudicial para el carácter distintivo o el renombre de la
marca, y en ese sentido a más renombre, más protección. No obstante, la naturaleza y el
grado de proximidad de los productos o servicios de que se trata tampoco es irrelevante
para valorar el posible aprovechamiento indebido de la marca anterior (Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de noviembre de 2008, C-252/07). Por
eso, si la actividad de la sociedad cuya denominación se discute es muy distinta de la
que está amparada por la marca o el nombre comercial, cabe entender que no existe
aquel riesgo, al menos en esta fase inicial. Si después los acontecimientos se despliegan
de manera diferente, siempre queda el recurso a los tribunales mediante la acción de
violación de marca o por competencia desleal.
Según se puso de manifiesto en la Resolución de 24 de febrero de 2004, «el
renombre o la notoriedad son hechos objetivos que el registrador, dada la naturaleza del
procedimiento registral, tan solo puede apreciar con su criterio subjetivo». Por las propias
restricciones probatorias del procedimiento registral, ausente del mismo una
contradicción entre partes que podría suministrar una valiosa información
complementaria, será necesario de entrada que la difusión pública del signo anterior
conste de una forma absoluta y general, de completa e indiscutible evidencia, sin
necesidad de averiguaciones complementarias, fuera de la posible consulta a la oficina
competente para su registro, que poco añade a dicho renombre. Pero, además, se
requiere que la coincidencia de aquella con la denominación pretendida sea tal que
genere un claro riesgo de confusión. Realmente, algo no muy diferente a la regla de la
identidad sustancial propia del Derecho societario, sólo que ahora en contraste con una
marca o nombre comercial, pero sin entrar en que el riesgo sea por confusión de los
productos, o por asociar la procedencia empresarial de los mismos, o por el perjuicio al
carácter distintivo o renombre del signo prioritario, o por cualquier otro (así, en la
Resolución de 24 de febrero de 2004, no se aceptó por carecer de virtualidad
diferenciadora el término geográfico añadido, pero, a la inversa, hubiera sido admisible
con otro complemento). No son comprobaciones que el registrador Mercantil, ya sea el
central o el territorial, esté en condiciones de acometer por su propia iniciativa. A pesar
de ello, podría admitirse una aplicación algo más flexible de las categorías societarias de
la identidad cuando ninguno de los elementos adicionados al nombre permita aminorar el
impacto del término dominante y exista cierta proximidad de los productos o servicios,
pero en ningún caso llegar al extremo de valorar la simple semejanza con los criterios del
derecho marcario. En definitiva, que los términos sean casi iguales, y poco más, pues el
cve: BOE-A-2022-22421
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 309
Lunes 26 de diciembre de 2022
Sec. III. Pág. 183301
que el primero no pudo tomar en consideración, y este ha de ser la actividad o
actividades constitutivas del objeto social, según conste en los estatutos de la sociedad.
No es suficiente una mera valoración subjetiva dispar del riesgo de confusión solo por el
conocimiento privado que haya conseguido o por la personal convicción a la que llegue
el funcionario situado en el siguiente escalón de la cadena. Ha de existir un elemento
objetivo que justifique la discrepancia, y en esos términos se habrá de formular su
calificación. En el presente caso, a la vista del específico objeto de la sociedad, nada
dice el registrador sobre el particular, limitándose a aludir a la condición de entidad
deportiva de la titular del otro nombre.
6. Entrando en el fondo de la cuestión, se ha de tratar de una marca o nombre
comercial renombrado, «en los términos que resultan de esta Ley», habiéndose
eliminado la referencia que en el texto anterior a la reforma por el Real Decretoley 23/2018 se hacía, también, al carácter notorio, por haber desaparecido esa distinción.
A estos efectos, ha de tenerse en cuenta que, conforme a la jurisprudencia más
extendida, para que una marca goce de renombre ha de ser conocida por una parte
significativa del público interesado en los productos o servicios («un cierto grado de
conocimiento por parte del público pertinente, que debe considerarse alcanzado cuando
una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por
la marca la conoce», Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de
octubre de 2009, C-301/07). Como resulta del artículo 8 de la Ley de Marcas, la
protección va más allá del principio de especialidad si se pretende obtener una ventaja
desleal o cuando su uso resulta perjudicial para el carácter distintivo o el renombre de la
marca, y en ese sentido a más renombre, más protección. No obstante, la naturaleza y el
grado de proximidad de los productos o servicios de que se trata tampoco es irrelevante
para valorar el posible aprovechamiento indebido de la marca anterior (Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de noviembre de 2008, C-252/07). Por
eso, si la actividad de la sociedad cuya denominación se discute es muy distinta de la
que está amparada por la marca o el nombre comercial, cabe entender que no existe
aquel riesgo, al menos en esta fase inicial. Si después los acontecimientos se despliegan
de manera diferente, siempre queda el recurso a los tribunales mediante la acción de
violación de marca o por competencia desleal.
Según se puso de manifiesto en la Resolución de 24 de febrero de 2004, «el
renombre o la notoriedad son hechos objetivos que el registrador, dada la naturaleza del
procedimiento registral, tan solo puede apreciar con su criterio subjetivo». Por las propias
restricciones probatorias del procedimiento registral, ausente del mismo una
contradicción entre partes que podría suministrar una valiosa información
complementaria, será necesario de entrada que la difusión pública del signo anterior
conste de una forma absoluta y general, de completa e indiscutible evidencia, sin
necesidad de averiguaciones complementarias, fuera de la posible consulta a la oficina
competente para su registro, que poco añade a dicho renombre. Pero, además, se
requiere que la coincidencia de aquella con la denominación pretendida sea tal que
genere un claro riesgo de confusión. Realmente, algo no muy diferente a la regla de la
identidad sustancial propia del Derecho societario, sólo que ahora en contraste con una
marca o nombre comercial, pero sin entrar en que el riesgo sea por confusión de los
productos, o por asociar la procedencia empresarial de los mismos, o por el perjuicio al
carácter distintivo o renombre del signo prioritario, o por cualquier otro (así, en la
Resolución de 24 de febrero de 2004, no se aceptó por carecer de virtualidad
diferenciadora el término geográfico añadido, pero, a la inversa, hubiera sido admisible
con otro complemento). No son comprobaciones que el registrador Mercantil, ya sea el
central o el territorial, esté en condiciones de acometer por su propia iniciativa. A pesar
de ello, podría admitirse una aplicación algo más flexible de las categorías societarias de
la identidad cuando ninguno de los elementos adicionados al nombre permita aminorar el
impacto del término dominante y exista cierta proximidad de los productos o servicios,
pero en ningún caso llegar al extremo de valorar la simple semejanza con los criterios del
derecho marcario. En definitiva, que los términos sean casi iguales, y poco más, pues el
cve: BOE-A-2022-22421
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Núm. 309
